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作者 | 孫明娟 商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)案件審理一處一、問題的緣起 在商標(biāo)三年不使用撤銷案件中，復(fù)審商標(biāo)注冊人有時(shí)會(huì)提供其在免費(fèi)的贈(zèng)品或紀(jì)念品上使用商標(biāo)的證據(jù)，這些贈(zèng)品或紀(jì)念品可能來自于促銷時(shí)的買贈(zèng)活動(dòng)或慶典時(shí)的禮品發(fā)放。盡管針對(duì)不特定公眾發(fā)放的贈(zèng)品或紀(jì)念品進(jìn)入了公開市場，但能否認(rèn)為上述形式構(gòu)成了商標(biāo)的真實(shí)使用呢？我們不妨通過回顧一起典型案例來深入探討此問題。 江西恒大高新技術(shù)股份有限公司(下稱江西恒大公司)在第14類首飾、寶石以及貴重金屬制紀(jì)念品等商品上注冊的第853410號(hào)“恒大”商標(biāo)(下稱復(fù)審商標(biāo))被他人提出撤銷申請(qǐng)，理由為復(fù)審商標(biāo)在2011年4月4日至2014年4月3日期間沒有使用。在撤銷復(fù)審程序中，國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）對(duì)于江西恒大公司提交的全部使用證據(jù)均不予采信，并據(jù)此撤銷了復(fù)審商標(biāo)的注冊。在隨后的司法審查中，兩審法院支持了商評(píng)委的大部分事實(shí)認(rèn)定，但對(duì)于其中一項(xiàng)使用證據(jù)的證明力，則做出了和商評(píng)委截然相反的認(rèn)定。該證據(jù)系江西恒大公司兩次向案外人定制“恒大”純銀紀(jì)念章的合同及付款憑證。對(duì)于該項(xiàng)證據(jù)，商評(píng)委認(rèn)定，江西恒大公司雖然曾委托加工并購買過“恒大”紀(jì)念章，但其未能提交對(duì)外銷售上述紀(jì)念章的證據(jù)，即并未將上述紀(jì)念章投入商品流通領(lǐng)域，而且根據(jù)常識(shí)性經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)定制的帶有企業(yè)名稱的紀(jì)念章通常是贈(zèng)送給關(guān)系客戶或消費(fèi)者作為紀(jì)念之用，而非在公開市場針對(duì)不特定人群進(jìn)行商業(yè)目的之銷售，因此，該公司的委托加工及購買行為不能證明其在第14類貴重金屬制紀(jì)念品商品上實(shí)際使用了復(fù)審商標(biāo)。但一審法院則認(rèn)定，紀(jì)念章無論是用于銷售還是用于贈(zèng)送，均屬于在商業(yè)性運(yùn)營過程中的使用，在該商品上使用復(fù)審商標(biāo)也可以起到標(biāo)識(shí)產(chǎn)品來源的作用。二審法院支持了一審法院的該項(xiàng)認(rèn)定。[1] 二、問題的提出 兩審法院的觀點(diǎn)為：無論是銷售或贈(zèng)送均發(fā)生在商業(yè)性運(yùn)營過程中，而在這種商業(yè)性運(yùn)營過程中的商標(biāo)使用應(yīng)認(rèn)定為真實(shí)使用。由于在案證據(jù)僅僅是江西恒大公司委托加工和訂購銀質(zhì)紀(jì)念章，并沒有對(duì)外銷售證據(jù)，因此法院的觀點(diǎn)可以進(jìn)一步簡化為“贈(zèng)送發(fā)生在商業(yè)性運(yùn)營過程中，商業(yè)性運(yùn)營過程中的商標(biāo)使用構(gòu)成真實(shí)使用”。基于這種論斷，促銷贈(zèng)品和非售賣紀(jì)念品上的商標(biāo)將構(gòu)成真實(shí)使用。按照這一邏輯，企業(yè)定制鋼筆作為贈(zèng)送給客戶或潛在消費(fèi)者的禮品，可以認(rèn)定其在第16類鋼筆等商品上使用商標(biāo)，而定制的禮品如果是玻璃杯，則可以認(rèn)定為在第21類玻璃杯等商品上的使用，如果定制的紀(jì)念品是T恤衫，可以認(rèn)定在第25類服裝商品上進(jìn)行了使用。這對(duì)于注冊了大量防御性商標(biāo)的企業(yè)來講，真是一個(gè)福音，因?yàn)榭捎脕碜鳛榇黉N贈(zèng)品或紀(jì)念品的小商品種類如此繁多，再也不用擔(dān)心防御性商標(biāo)會(huì)因三年不使用被撤銷了。由于這種觀點(diǎn)對(duì)商標(biāo)使用理論以及相應(yīng)的審查實(shí)踐必將產(chǎn)生深刻影響，有必要展開深入性的探討。問題因此而產(chǎn)生：缺乏商業(yè)推廣意圖的使用能否構(gòu)成商標(biāo)的真實(shí)使用？筆者的答案是：不能。 三、商業(yè)推廣意圖構(gòu)成了商標(biāo)真實(shí)使用的主觀要件 商標(biāo)的基本功能在于區(qū)分商品或服務(wù)來源，反之，不能區(qū)分商品或服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)則不能稱其為商標(biāo)。因此，只有實(shí)現(xiàn)了區(qū)分產(chǎn)源功能的使用才能構(gòu)成真實(shí)的商標(biāo)使用。然而，在判斷一個(gè)標(biāo)識(shí)的使用是否能夠達(dá)到區(qū)分產(chǎn)源的效果時(shí)，使用者的主觀意圖至關(guān)重要。近年來，象征性使用（tokenuse）[2]的認(rèn)定頻繁出現(xiàn)在撤三案件的審查及司法實(shí)踐中，該理論認(rèn)為，某些僅以維護(hù)注冊商標(biāo)效力為目的的使用行為，不應(yīng)被認(rèn)定為真實(shí)使用。該理論實(shí)際上通過對(duì)商標(biāo)使用中的某種主觀因素做出負(fù)面評(píng)價(jià)從側(cè)面印證了商標(biāo)使用人應(yīng)具有真實(shí)的使用意圖。那么，真實(shí)的使用意圖究竟是何種意圖？基于以上對(duì)商標(biāo)基本功能的共識(shí)，真實(shí)的使用意圖理論上可以表述為：通過使用使商標(biāo)達(dá)到區(qū)分商品或服務(wù)來源效果的意圖?？紤]到其工商業(yè)標(biāo)記的屬性，真實(shí)使用意圖可以更通俗的理解為：使用商標(biāo)的企業(yè)應(yīng)具有明確的在特定商品上推廣其商標(biāo)并獲取或維持一定市場份額的意圖。一旦確立了這一認(rèn)知，很多商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成真實(shí)使用可謂一目了然。我們可以通過模擬幾個(gè)場景來具體分析并檢驗(yàn)一下上述理論。 場景一：某可樂公司促銷，買一箱可樂產(chǎn)品即贈(zèng)送印有“某可樂”字樣的圓珠筆（也有可能是毛巾或筆記本等商品）。 場景二：某機(jī)械制造企業(yè)周年慶典時(shí)，向企業(yè)員工以及關(guān)系客戶贈(zèng)送印有其商號(hào)的紀(jì)念品（例如陶瓷餐具、銀質(zhì)紀(jì)念章等），而該企業(yè)的主商標(biāo)與商號(hào)相同。 對(duì)于場景一中的買贈(zèng)促銷方式，某可樂公司的根本目的在于利用買贈(zèng)活動(dòng)促進(jìn)飲料銷量，而非向市場推廣其同品牌圓珠筆（或毛巾、筆記本）產(chǎn)品。同樣的，消費(fèi)者絕不會(huì)因此就認(rèn)為該公司生產(chǎn)或銷售圓珠筆（或毛巾、筆記本）商品。還有一點(diǎn)值得思考的是，對(duì)于注冊了大量防御性商標(biāo)的企業(yè)而言，在多個(gè)不相關(guān)類別上使用相同商標(biāo)無疑有自我淡化之嫌，并最終與企業(yè)的品牌制度背道而馳。 場景二與本文所涉的“恒大”撤銷復(fù)審案件非常相似。對(duì)于該企業(yè)而言，給員工發(fā)放紀(jì)念品是內(nèi)部行為，其根本目的是為了更好地管理企業(yè)，增強(qiáng)員工歸屬感與認(rèn)同感，屬于廣義上的商業(yè)運(yùn)營范疇。至于贈(zèng)送給關(guān)系客戶或潛在客戶的紀(jì)念品，則不失為一種廣告營銷手段，其目的在于宣傳本企業(yè)。在這一過程中，該企業(yè)并沒有將其同品牌紀(jì)念品推向市場并獲取或維持一定市場份額的意圖，收到紀(jì)念品的員工、關(guān)系客戶或潛在客戶，也同樣不會(huì)誤解其意圖。在“恒大”撤銷復(fù)審案件中，江西恒大公司在行政程序中僅提交了其定制“恒大”純銀紀(jì)念章的相關(guān)證據(jù)，并沒有提交對(duì)外銷售的證據(jù)，在隨后的訴訟程序中，也并未補(bǔ)交任何銷售紀(jì)念章的證據(jù)。顯然其定制行為并非出于在公開市場推廣“恒大”紀(jì)念章并獲取一定市場份額之目的，紀(jì)念章上的“恒大”字樣明顯是作為商號(hào)使用，目的在于留作紀(jì)念或起到宣傳作用，收到該紀(jì)念章的人同樣不會(huì)認(rèn)為以生產(chǎn)銷售防磨抗蝕材料為主業(yè)的江西恒大公司又進(jìn)軍了銀質(zhì)紀(jì)念章市場。 基于商業(yè)推廣意圖來判定商標(biāo)是否真實(shí)使用在其他國家和地區(qū)的司法實(shí)踐中也早有體現(xiàn)。1995年兩家荷蘭公司Ansul BV 和Ajax Brandbeveiliging BV因“Minimax”商標(biāo)的注冊及使用問題發(fā)生糾紛，一路訴訟到荷蘭最高法院，由于涉及到對(duì)歐共體一號(hào)指令第12條第1款的解釋，荷蘭最高法院呈請(qǐng)歐洲法院作出先決裁判，2003年3月份歐洲法院作出裁決，其中談及“商標(biāo)真實(shí)使用”時(shí)，歐洲法院認(rèn)為：在認(rèn)定商標(biāo)真正使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮使用者是否具有真實(shí)的商業(yè)開發(fā)意圖，尤其是這種使用能否在相關(guān)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里創(chuàng)造或維持一定市場份額[3]。國際保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)曾經(jīng)向其各國分會(huì)發(fā)起了一份標(biāo)真實(shí)使用的調(diào)查問卷，即Q218問卷，該問卷共包含23個(gè)問題，其中第5個(gè)問題涉及到在免費(fèi)促銷品上使用商標(biāo)是否構(gòu)成真實(shí)使用。從筆者收集到的資料來看，多個(gè)國家分會(huì)認(rèn)為：在免費(fèi)促銷品與主商品不同的情形下，出現(xiàn)在免費(fèi)促銷品上的商標(biāo)不能視為在該促銷品商品類別上真實(shí)使用了商標(biāo)。[4] 四、其他相關(guān)問題。 1、并非所有在商業(yè)性運(yùn)營過程中的標(biāo)識(shí)使用行為都構(gòu)成真實(shí)使用。商業(yè)性運(yùn)營這一概念具有廣泛的外延，現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)作為市場主體，其一舉一動(dòng)幾乎都可以納入到商業(yè)性運(yùn)營這個(gè)范疇中來。因此，以是否發(fā)生在商業(yè)性運(yùn)營過程中來判斷商標(biāo)真實(shí)使用，未免失之簡單。 2、單純的內(nèi)部使用行為不構(gòu)成真實(shí)使用，因?yàn)檫@種使用行為僅發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)部或關(guān)聯(lián)公司之間，缺乏真實(shí)的市場推廣意圖。 3、相關(guān)公眾的認(rèn)知對(duì)于判斷商標(biāo)真實(shí)使用具有重要的參考意義。企業(yè)的營銷行為會(huì)對(duì)消費(fèi)者認(rèn)知產(chǎn)生影響，如果企業(yè)缺乏實(shí)際推廣某種商品的意圖，這種主觀態(tài)度也會(huì)傳導(dǎo)給消費(fèi)者，例如前文所述的兩個(gè)場景，即使促銷贈(zèng)品或紀(jì)念品上附著了標(biāo)識(shí)，消費(fèi)者也不會(huì)將其識(shí)別為該商品上的商標(biāo)。 注 釋： [1]相關(guān)行政裁定及兩審判決案號(hào)分別為：商評(píng)字【2016】第0000035273號(hào)、（2016）京73行初2913號(hào)、（2017）京行終2424號(hào)。 [2]國際商標(biāo)協(xié)會(huì)（INTA）于2004年5月發(fā)布了盟及其成員國商標(biāo)使用分析的報(bào)告，該報(bào)告顯示歐盟及其部分成員國在司法實(shí)踐中均否認(rèn)象征性使用構(gòu)成真實(shí)商標(biāo)使用。美國商標(biāo)法1988年修改時(shí)將商標(biāo)的商業(yè)使用定義為“在一般貿(mào)易過程中的善意（Bona fide）使用，不能僅出于保持商標(biāo)權(quán)之目的”。美國專利商標(biāo)局的商標(biāo)審查指南中明確指出該修改之目的在于將象征性使用排除于商業(yè)使用之外。 [3]具體請(qǐng)參見ECJ Case No.C-40/01,‘Minimax’。 [4]荷蘭、瑞典、墨西哥、韓國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)分會(huì)均持類似觀點(diǎn)，墨西哥分會(huì)進(jìn)一步認(rèn)為如果這種免費(fèi)促銷品隨后正式被投放到市場，則可以被認(rèn)定為真實(shí)使用。